Рот-Фронт vs Минусинская кондитерская фабрика: сладкий раздор с горьким подтекстом
Для одного из старейших предприятий края — Минусинской кондитерской фабрики август високосного года выдался весьма растратным. Сразу два арбитражных суда — Красноярского края и города Москвы — признали предприятие нарушившим права московской кондитерской фабрики Рот-Фронт незаконным использованием 11 зарегистрированных товарных знаков последней. В общей сложности суды обязали минусинскую фабрику выплатить Рот-Фронту более полутора миллиона рублей. Вместе с изготовителем контрафактной продукции суд признал виновным и ее оптового покупателя. И все вроде бы верно, если не считать того, что буква примененного судом закона существенно ограничивает свободу предпринимательской деятельности.
История спора
Первоначально конфликт разгорелся из-за выпуска минусинскими кондитерами конфет "Птичье молоко трио" (дело А33-7077/2012). В начале мая московская кондитерская фабрика "Рот-Фронт" заявила о нарушении прав на использование принадлежащего ей товарного знака "Птичье молоко" и потребовала компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 миллионов рублей.
Рассмотрев дело, Арбитражный суд Красноярского края не внял доводам ответчика о крайне слабой различительной способности спорного товарного знака, его использовании с советских времен множеством кондитерских фабрик, оригинальном начертании названия конфет "Птичье молоко трио" ответчиком "визуально существенно отличающим его от обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака", и, наконец, о злоупотреблении истца своим правом на товарный знак. Сличив упаковку конфет Минусинской кондитерской фабрики с зарегистрированным на имя истца товарным знаком "Птичье молоко", суд, "руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общим впечатлением), проведя комплексный анализ сходства товарного знака, учитывая не только визуальное и графическое сходство, но и различительную способность", пришел к выводу о возможности "реального их смешения в глазах потребителей". И подкрепил свою мотивировку доводом о том, что, "поскольку для признания сходства товарного знака достаточно уже самой опасности, а не реального его смешения в глазах потребителей … изображения, размещенные на рассматриваемом образце товара, сходны до степени смешения с товарным знаком "Птичье молоко", правообладателем которого является истец.
Беглого взгляда на зарегистрированный товарный знак "Птичье молоко" будет достаточно для того, чтобы понять, что графического сходства этого товарного знака нет даже с упаковкой конфет истца. Поскольку товарный знак состоит лишь из двух слов "Птичье молоко", набранных весьма невыразительным шрифтом, у суда имелась возможность прийти к сделанному им выводу вследствие одного только использования ответчиком словесного обозначения "Птичье молоко" в наименовании своей продукции: в данном случае охраняется скорее словесное обозначение, нежели его начертание. Об изображении на упаковке речь не идет, поскольку оно не является составной частью зарегистрированного товарного знака и, соответственно, не имеет правовой охраны. Зачем здесь был нужен "комплексный анализ", неясно. Может, для придания весомости очевидному?
Так или иначе, но установив сходность используемого минусинскими кондитерами обозначения до степени смешения с зарегистрированным торговым знаком "Птичье молоко", Арбитражный суд Красноярского края, руководствуясь статьями 1484 и 1515 ГК РФ, 10 августа взыскал с Минусинской кондитерской фабрики 440 312 рублей (что равняется двукратной стоимости произведенной и реализованной ответчиком контрафактной продукции).
В другом случае истец пошел дальше, потребовав с Минусинской кондитерской фабрики компенсации за незаконное использование того же самого товарного знака "Птичье молоко" путем указания его словесного обозначения в наименовании и составе, выпускаемого фабрикой печенья, а также товарных знаков "Щелкунчик", "Забава", "Мечта", "Солнышко", "Южные" (дело А40-64405/2012). Последние, как и товарный знак "Птичье молоко", представляют собой словесные обозначения. За выпуск 11 видов продукции с незаконным использованием зарегистрированных ею товарных знаков московская фабрика потребовала максимально допустимой законом компенсации в размере 55 миллионов рублей (по 5 миллионов за выпуск контрафактной продукции каждого наименования).
14 августа Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск фабрики Рот-Фронт. Руководствуясь все теми же статьями 1484 и 1515 ГК РФ, суд обязал ответчика выплатить московским кондитерам 1,1 миллиона рублей, уменьшив размер компенсации с 5 миллионов до 100 тысяч рублей за выпуск контрафактного товара одного наименования. Одновременно суд привлек к ответственности оптового покупателя продукции Минусинской кондитерской фабрики – за реализацию контрафактного товара. В товарных и кассовых чеках оптовика использовалось наименование продукции минусинской фабрики, включающее в себя зарегистрированные в качестве товарных знаков обозначения "Птичье молоко", "Забава", "Южные", "Мечта", "Солнышко", "Щелкучник". За реализацию контрафактной продукции суд обязал распространителя уплатить правообладателю 110 тысяч рублей компенсации.
И его проблематика
Времена, когда страна захлебывалась в потоке контрафакта, потребовали совершенствования законодательства об охране исключительных прав. Неудивительно, что в результате принятия части четвертой Гражданского кодекса России был допущен существенный перекос в пользу защиты интересов владельцев исключительных прав, который сегодня в прямом смысле слова дорого обходится иным участникам гражданского оборота. И приведенные примеры – одна из наглядных иллюстраций действия "палки о двух концах".
Гражданский кодекс допускает регистрацию в качестве товарных знаков словесных, изобразительных, объемных или других обозначений или их комбинаций (статья 1482 ГК РФ). Но регистрация в качестве товарных знаков исключительно словесных обозначений, особенно практически общеупотребительных слов вроде "Сказка", "Солнышко", "Мечта", "Ромашка" и т.п., приводит к тому, что правообладатель вправе запретить другим производителям выпуск продукции с таким наименованием, несмотря на то, что эта продукция будет упакована совершенно иным образом и с использованием совершенно отличных от его средств индивидуализации продукции, например, иных шрифтов и красок. И даже более – правообладатель вправе запретить любое использование слов, зарегистрированных в качестве товарного знака, в составе производимой другим предприятием продукции. К примеру, фабрика Рот-Фронт, являясь правообладателем товарных знаков "Птичье молоко", "Солнышко" и "Мечта" не производит (насколько об этом можно судить по прайсу, размещенном на ее официальном сайте) печенья "Джульетка с начинкой "Птичье молоко", печенья "Солнышко" и "Мечта". Правообладатель выпускает лишь конфеты и вафли с этими наименованиями. Производством пряников и печенья фабрика Рот-Фронт, судя по тому же прайс-листу, и вовсе не занимается.
Конечно, охрана зарегистрированного товарного знака от несанкционированного использования небезгранична: она предоставляется только в отношении товара или группы товаров, заявленных при регистрации обозначения в качестве товарного знака и определяемых в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). При регистрации в качестве товарного знака указывается один или несколько классов МКТУ, охватывающих довольно широкие группы товаров. Так, например, 30 класс МКТУ включает в себя довольно широкий спектр продуктов – от кофе, чая и дрожжей, до хлебобулочных, каш и кондитерских изделий. Именно этот класс был заявлен при регистрации упомянутых товарных знаков фабрикой Рот-Фронт. Получается, выпускать не то чтобы кондитерские изделия под наименованием "Мечта", "Забава" и "Солнышко", но даже каши и булки без согласия Рот-Фронта другие производители не вправе.
Товарный знак призван визуально индивидуализировать продукцию одного производителя, позволяя отличить ее от однородной продукции другого. Этой цели обычно служат сразу несколько средств – название, его начертание, цветовое оформление обертки или упаковки товара. В таком случае товарный знак состоит из нескольких видов изображений, в совокупности позволяющих уже по одному только виду этого знака отличить продукт правообладателя от похожего продукта другого производителя. Например, практически всем известна продукция, производимая под брендом "Моя семья". Бело-красно-синий знак с особым начертанием букв без сомнения указывает на принадлежность продукции к этому бренду и его производителям. Безусловно, такой знак индивидуален в силу сочетания сразу нескольких отличительных элементов. Но обладают ли различительной способностью товарные знаки "Мечта", "Забава" и "Солнышко", выполненные обычным, ничем не примечательным типографским шрифтом, способностью отличать продукцию Рот-Фронта от продукции других кондитерских фабрик? Думается, что нет. Для этого им, как минимум, при общеупотребительности зарегистрированных словесных обозначений не хватает того же самого особого начертания букв, фона и т.п. Безусловно, и одно только словесное обозначение может индивидуализировать товар, при условии если оно не относится к распространенным, часто употребляемым словам и их сочетаниям или общеизвестным названиям. Но "Солнышко", "Забава", и "Мечта" явно не тот случай. А что же "Щелкунчик" и пресловутое "Птичье молоко"? Первое – название детской сказки, а второе с советских времен уже настолько устоялось в кулинарии, что во многих кондитерских можно встретить торты и пирожные с таким названием, а в кулинарных книгах – их рецепты с тем же названием.
В итоге регистрация товарных знаков в столь обобщенном виде (а по сути — права на слова) ставит других производителей перед выбором: либо платить за лицензию либо нарушать чужие исключительные права и нести за это ответственность. Но сложно признать справедливым, что компания, первая зарегистрировавшая права на общеупотребительные слова, будет запрещать использование пусть даже не тождественной продукции и более того – вправе требовать компенсации за выпуск даже не полностью идентичных, а всего лишь однородных товаров. На это есть пункт 3 статьи 1484 ГК РФ, согласно которому "никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения". И, как показывает практика, если в качестве товарного знака выступает словесное обозначение, от этого смешения не спасет ни добавление дополнительных слов в название, ни изменение шрифта, цветов и упаковки товара. Собственно, для того чтобы признать сходность до степени смешения достаточно будет установить только факт использования охраняемых или сходных с ними слов в составе наименования спорного товара.
Конечно, можно возразить, что добросовестному производителю прежде, чем назвать свой товар тем или иным образом, стоит удостовериться не зарегистрирован ли кем-либо такой товарный знак (на это обстоятельство, кстати, любят пенять суды проштрафившимся производителям). Да, на официальном сайте Роспатента есть открытый реестр зарегистрированных товарных знаков, доступ к которому бесплатный. Но вот незадача: посмотреть зарегистрированные товарные знаки можно только по номеру охранного свидетельства на товарный знак, которое есть разве что у его правообладателя. Найти же товарный знак по его словесному обозначению невозможно. И остается либо просматривать около полумиллиона всех зарегистрированных знаков либо обращаться к платным базам, где доступен поиск товарных знаков по словесным обозначениям, или патентным поверенным. Стоит это, правда, недешево, но все же меньше, чем штраф.
Но и это еще не все: закон предоставляет правообладателю вместо доказывания размера причиненных незаконным использованием товарного знака убытков (что весьма проблематично) потребовать выплаты денежной компенсации до пяти миллионов рублей только при доказанности факта правонарушения. Единственной защитой для горе-нарушителя остается возможность снижения размера компенсации по усмотрению суда исходя из характера нарушения (статья 1515 ГК РФ).
Для обеспечения баланса интересов разных производителей, пожалуй, стоит предъявлять более жесткие требования к различительной способности товарных знаков при их регистрации. Во всяком случае, она не должна быть основана исключительно на использовании общеупотребительных слов и названий. В противном случае создаются широкие возможности для злоупотребления правом на товарный знак.
Ну и в довершение несколько слов о поставщиках контрафактной продукции. Для того, чтобы избежать ответственности им придется так же как и производителям тщательно проверять не закупают ли они контрафакт, сталкиваясь с теми же трудностями. Статья 1484 ГК РФ позволяет привлечь оптовиков к ответственности за незаконное использование товарного знака "на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот", а также в объявлениях о продаже товара и рекламе. Размер компенсации за нарушение такой же, как и для изготовителя. И хотя, суды, как правило, взыскивают ее в меньшем, чем с изготовителя, размере это способно нанести урон бизнесу, особенно небольшому.
Поставщик, закупивший контрафаткный товар, практически не имеет никаких возможностей для того, чтобы уйти от нарушения исключительных прав на товарный знак – ему придется и далее реализовывать товар, указывая в документации то наименование, с которым он его приобрел. В противном случае реализация контрафактного товара под другим наименованием существенно увеличит налоговое бремя придется: платить налог придется по полной, а не с прибыли от продажи товара. Выходит, как ни крути – купил контрафакт, значит плати. Под действие статьи 1484 ГК подпадут и покупатели поставщика, например розничные торговые точки.
В ситуации, когда различительная способность товарного знака основана только на использовании общеупотребительных слов, отсутствия реальных условий для превенции нарушений, и одновременно наличия широких возможностей для злоупотребления правом на товарный знак, не исключено, что скоро с прилавков магазинов исчезнут конфеты и печенья с привычными названиями, а кондитерские фабрики начнут закрываться, не выдержав гнета многомиллионных штрафов.